HIT 21: 标准专利中同族专利及产品载体问题探析
2023-11-03
作者：高玉光 北京市信利（深圳）律师事务所 2023/09/10于深圳
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一、同族专利的含义
同族专利是指基于同一优先权文件，在不同或同一国家或地区，多次申请、多次公布或批准的内容相同或基本相同的一组专利文献。通俗点理解（非严谨），同族专利是指对同一项技术方案提出的所有相关专利申请所产生的专利文献。在同一专利族中每件专利文献被称作专利族成员（Patent Family Members），同一专利族中每件专利互为同族专利。在同一专利族中构成最早优先权的专利文献称为基本专利。[1]
笔者将同族专利广义理解为：专利申请人（或专利权人）将同一个技术方案在不同或同一个国家（地区）进行专利申请，其中在某个国家最早申请的专利作为基础专利，其他在后申请的专利声明以该基础专利作为优先权，从而各在后申请的专利能够享受该基础专利的申请日期。
基于上述理解，我们可以得出一个初步结论，即专利申请人将同一个技术方案进行广泛布局，通过在不同国家或地区进行专利申请，从而可能获得多项专利权。该多项专利权并不代表必然存在多个技术创新，而是基本上属于同一个技术创新。
二、同族专利实例演示
为了方便理解同族专利的概念及价值，我们以3GPP的标准必要专利“用于VOIP的固定HS-DSCH或者E-DCH分配”为例进行简要说明，该专利申请号为CN201511029755.5（以下简称“专利1”），专利权人为康文森无线许可有限公司（卢森堡）。
该发明专利的权利要求1为“一种移动台，用于：接收通过物理层下行链路共享控制信道从无线接入网络信令发送的控制信息，所述控制信息指示在与所述共享控制信道对应的共享数据信道上使用的传输格式参数，所述共享数据信道承载对其配置了固定分配的固定分配数据分组和没有固定分配的普通数据分组；接收通过所述物理层下行链路共享控制信道来信令发送的所述控制信息的传输格式参数值是否应由所述移动台存储的指示；以及使用所述控制信息接收所述共享数据信道上的数据分组，其中，所述移动台被配置为：使用用于所述移动台的掩码确定是否存在用于所述移动台的第一控制信息，以及在存在用于所述移动台的所述第一控制信息的情况下，使用所述第一控制信息接收所述共享数据信道上的第一固定分配数据分组，并在所述指示表明所述第一控制信息的传输格式参数值应被存储时存储所述第一控制信息的传输格式参数值；在接收了所述第一固定分配数据分组后，使用用于所述移动台的所述掩码确定是否存在用于所述移动台的第二控制信息，以及在不存在用于所述移动台的所述第二控制信息的情况下，使用所存储的所述第一控制信息的所述传输格式参数值接收所述共享数据信道上的第二固定分配数据分组；在接收了所述第二固定分配数据分组后，使用用于所述移动台的所述掩码确定是否存在用于所述移动台的第三控制信息，以及在存在用于所述移动台的所述第三控制信息的情况下，使用所述第三控制信息接收所述共享数据信道上的第三固定分配数据分组，并在所述指示表明所述第三控制信息的传输格式参数值应被存储时存储所述第三控制信息的传输格式参数值；其中，用于接收所述第三固定分配数据分组的所述第三控制信息与用于接收所述第一固定分配数据分组和所述第二固定分配数据分组的所述第一控制信息不同；其中，所述指示向所述移动台指示如果所接收的数据分组是数据分组的第一次传输，则应当存储针对所接收的数据分组而接收的所述控制信息的所述传输格式参数值；并且所述指示向所述移动台指示如果所接收的数据分组是数据分组的重传，则不应存储针对所接收的数据分组而接收的所述控制信息的所述传输格式参数值。”
专利1涉及为了降低HS SCCH开销，可以使用固定时间分配方法。每个VoIP用户的调度时间是半静态的，并且因此如果UE知道何时接收 HS DSCH上的数据以及使用什么传输格式，则不需要为了初次传输而向UE传输例如HS SCCH。此特性在3GPP 第5版本中规定。
笔者通过检索，发现专利1与国内外其他31件专利共同以美国专利US20050675127P为优先权。即上述总共32件专利包括相同或基本相同的技术方案，属于同一个专利家族，即同族专利。
该同族专利统计如下表所示，因篇幅所限，未完整显示：
专利1同族专利列表（篇幅所限，非完整显示）
三、许可费率计算模型调整及总结
本文为标准必要专利许可费率计算模型的阶段课题，即价值贡献比例法公式的子课题。
以中国区域的许可费率为例，其许可费率计算公式为：
其中i表示专利数量或非专利技术数量，N表示专利权人总数量。其中“权利人中国有效SEP数量”为标准专利权人单方声明的某标准中所包括其专利的数量，该数量未必准确与合理。专利权人与标准实施者之间进行专利许可谈判时，双方应该对该专利数量进行甄别与核实，并剔除掉“非专利技术”，即非真实专利、无效专利及同族专利等。笔者在之前课题中已经探讨了非真实专利和无效专利问题，此文不再赘述。其中同族专利的统计取决于许可费率的计算区域。上述公式只是计算中国区域的许可费率，则只需统计国内同族专利数量。假定专利1构成真实、有效专利，并假定其在中国有5件同族专利，则当该项技术方案被纳入3GPP标准中时，权利人一般会声明该标准涵盖其6件必要专利。当专利权人与标准实施者进行许可谈判时，前者会要求后者支付该6件专利的许可费。但如前所述，该6件专利事实上属于同一个技术方案，即属于同一项创新。如果按照6件专利支付许可费，对标准实施者而言显失公平。此时双方应该对专利1及其同族专利进行甄别，并剔除属于同族专利的其他专利，只保留其中1件专利，如是，才能真正平衡专利权人、标准实施者、社会公众及标准组织等各方利益，彰显专利法所倡导的创新程度与保护力度相匹配的精神。
如果专利权人与标准实施者拟一揽子确定全球许可费率，则上述公式需要调整为：
其中i表示专利数量或非专利技术数量，N表示专利权人总数量。则在剔除同族专利时，需要如上表所示统计全球同族专利数量情况，其计算方法与中国区域方法相同。
四、实施专利的产品载体
一般而言，专利权人许可费的计价基础要区分零部件与终端产品两种。终端产品的价格往往远高于产品零部件的价格。以终端产品的销售额作为专利许可费的计算基础，可以保证专利权人获得足够的经济回报，增强其参与标准的积极性。然而，该种计算方式会使专利权人获得非侵权零部件的收益，造成一定程度的专利劫持，导致专利许可费不符合FRAND原则。对此，美国法律规定，原则上不允许专利权人以价格高昂的终端产品作为专利许可费的计算基础，而应将计算基础“分割”至产品中相对应的包含专利技术特征的零部件上。即利润率以“最小可销售专利实施单元”（SSPPU）作为基数来计算 [2] 。实施标准的产品载体一般为终端产品，该终端产品可能包括几项标准，而每项标准又包括多件专利。如截至2019年9月，802.11p类V2X技术（实现车联网通信的关键技术）全球范围内专利申请数量为2791件，合并同族共计2532个专利族。该案例中智能汽车为终端产品，其至少包括几千个零部件，而2532件专利分散于这几千个零部件当中。当计算某件专利的许可费时，应该首先确定实施该专利的零部件，即实施该专利的最小可销售元件，以其价格作为计算基数。例如，Wi-Fi芯片只是笔记本电脑的零部件，如果笔记本制造商未获得专利许可而实施Wi-Fi标准，那也只是电脑中的Wi-Fi芯片涉嫌侵犯专利权，而不能认为整个笔记本电脑都侵权，则在计算许可费或判定侵权赔偿时，应该以Wi-Fi芯片的价格而不是以整个电脑的价格作为计算基数。对此，2015年IEEE在对自己的知识产权政策进行修订时，关于专利许可费部分，也强调要考虑实施该标准必要专利所生产的最小可销售合标产品的价值贡献度。
参考文献：
[1] 载“百度百科”，网址：https://baike.baidu.com/item/355863，最后访问时间：2023年10月 25日
[2] 国家知识产权局专利局专利审查协作江苏中心组织编写：《标准与标准必要专利研究》，知识产权出版社，2019年1月第一版。
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作者：高玉光 北京市信利（深圳）律师事务所
编辑：智愿君 校对：智愿君